30 АВГУСТА 2021 года 15:30

Не потерять лицо

Товарный знак все чаще становится инструментом конкурентной борьбы. Как защитить свои права?
Изображение anncapictures с сайта Pixabay
В наше адвокатское бюро обратился производитель средств для мытья посуды: ему пришла претензия с требованием прекратить использовать товарный знак, который ему не принадлежит. Так как производитель пожелал остаться анонимным, назовем условно производимое им средство «Блеск». И он, и другие производители много лет использовали это название, не предъявляя друг другу претензий, так как у каждого был свой потребитель. Но вот один из них решил обойти конкурентов и зарегистрировал исключительное право на товарный знак.
Олег Дмитриев
управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитриев и партнеры»
Анастасия Рягузова
юрист в сфере интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Дмитриев и партнеры»

Что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией?

И к каким еще атакам на товарный знак со стороны конкурентов готовиться? Как с помощью регистрации товарного знака устраняют конкурентов?
Итак, продолжим историю с «Блеском». Проанализировав ситуацию, мы расценили подобные действия как злоупотребление со стороны производителя — правообладателя товарного знака, поскольку они направлены в первую очередь на устранение конкурентов, а не на защиту исключительного права. Нами была подготовлена жалоба в ФАС на нарушение компанией антимонопольного законодательства. Дело дошло до суда, который согласился с нашими доводами, признав, что правообладатель хотел получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения и вытеснить конкурентов с рынка. Процесс мы выиграли. Более того, по решению антимонопольщиков Роспатентом прекращена правовая охрана товарного знака «Блеск».

Аналогичный спор был рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции. Из материалов дела следовало, что Краснодарскому компрессорному заводу было достоверно известно о том, что Челябинский компрессорный завод использует для обозначения азотной мембранной установки тождественное словесное обозначение «АМУ». Несмотря на это, Краснодарский завод зарегистрировал это обозначение в качестве товарного знака, после чего обратился в суд с иском о защите своего исключительного права. Суд же отказал в защите права на этот товарный знак, обратив внимание на то, что истец не предпринимал никаких действий по созданию собственного (совершенно нового) товарного знака, и расценил это поведение как устранение конкурентов с конкретного рынка.
Что делать
Чтобы не попасть в такую ситуацию и не тратить времени на судебные разбирательства, до того, как вы собираетесь начать использовать товарный знак, узнайте, не зарегистрирован ли аналогичный. И подайте заявление на регистрацию в Роспатент. Кто сделает это первым, тот и станет правообладателем товарного знака.
CПРАВКА

На 7,3 % больше заявок подано на регистрацию товарных знаков в Роспатент в 2020 году по сравнению с 2019-м. 50 тыс. товарных знаков зарегистрировано. Только после регистрации товарного знака компания или ИП получает исключительное право на его использование. С 17 января 2021 года свидетельство о регистрации выдается в форме электронного документа, а по желанию заявителя изготавливается на бумажном носителе. Информация о зарегистрированных товарных знаках содержится в реестре, который ведет Роспатент.

Товарные знаки при работе в онлайне: как сохранить узнаваемость и не понести потери?

Чтобы повысить узнаваемость среди потребителей, бизнес все чаще регистрирует доменные имена, содержащие элементы товарного знака (например, название бренда). В отличие от товарного знака доменное имя не относится к объектам интеллектуальной собственности. Однако в судебной практике встречаются споры, связанные с конфликтом доменных имен и товарных знаков. Конфликт возникает в том случае, когда выявляется сходство самих обозначений, а также товаров, в отношении которых они используются. При рассмотрении подобных споров суды отдают приоритет защите товарного знака. Более того, дата регистрации доменного имени (ранее регистрации товарного знака) не имеет решающего значения, а лишь учитывается при определении размера компенсации. В таких случаях суды ссылаются на нарушение исключительного права на товарный знак независимо от даты регистрации.

Исключение — недобросовестная регистрация товарного знака с целью использования положительной репутации, сложившейся у доменного имени, так называемый обратный захват. Суды, в том числе Суд по интеллектуальным правам, уже отказывали в правовой защите товарного знака, поскольку доменное имя было зарегистрировано ранее регистрации юридического лица и приоритета товарного знака.
Что делать
  • Проверить схожесть товарного знака с существующими доменными именами перед его регистрацией (самый простой способ — ввести соответствующее обозначение в поисковой строке или на сайте координационного центра доменов) и внести соответствующие корректировки, чтобы избежать тождественности;
  • зарегистрировать свой товарный знак;
  • зарегистрировать доменное имя, сходное с товарным знаком.

Это позволит избежать конфликта и обезопасит правообладателя от использования элементов его товарного знака в сходном домене.
CПРАВКА

Общее количество доменных имен, зарегистрированных в Российской Федерации по трем доменам (.ru / .su / .рф), на 2020 год составляло почти 6 миллионов, а в мире — около 296 миллионов.

Есть ли «срок годности» у уже зарегистрированного товарного знака?

Да. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. При этом срок действия такого права может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя. Помимо этого законодательством предусмотрен механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по заявлению заинтересованного лица. Так, если в суде будет доказан факт неиспользования зарегистрированного товарного знака непрерывно в течение трех лет, суд может прекратить досрочно правовую охрану. Заявитель должен доказать не только факт неиспользования такого знака, но и факт своей заинтересованности. Заинтересованность может подтверждаться заявкой на регистрацию сходного товарного знака, наличием судебного спора с правообладателем о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака.
Что делать
Если в отношении вашего товарного знака заявлено подобное требование, необходимо доказать использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого он зарегистрирован. В качестве доказательств могут быть предоставлены документы, подтверждающие использование товарного знака под контролем и с разрешения правообладателя другой компанией.

Так, в нашей практике было судебное дело, в котором компания предъявила требование к нашему доверителю прекратить охрану словесного товарного знака, указывая на то, что он на протяжении трех лет не используется. В качестве доказательств намерения регистрировать товарный знак был представлен отказ Роспатента в регистрации сходного товарного знака. Тем не менее Суд по интеллектуальным правам согласился с нашими доводами и отказал нашим противникам: нами были представлены доказательства использования товарного знака другим юридическим лицом под контролем ответчика и с его разрешения.